(5) 피고의 항변 //
(가) 개요
피고의 실시행위가 특허권에 저촉되는 경우라도 특허권의 행사를 제한하는 사유나 그 실시행위를
적법하게 하는 사유가 있으면 피고의 특허권침해행위는 성립하지 아니한다.
특허권 효력의 제한사유로는 특허법 제96조, 제181조에 의한 제한이 있고, 피고가 원고의
특허발명을 실시하는 것을 적법하게 하는 사유로는 특허권자의 허락에 의한 전용실시권 또는 통상실시권, 특허법 제39조, 제103조, 제104조,
제105조, 제122조, 제182조, 제183조에 의한 법정실시권, 특허법 제98조, 제106조, 제107조, 138조에 의한 강제실시권이
있으며, 특허권도 권리이므로 권리남용의 항변, 실효의 항변이 있을 수 있고, 특허권이 무효라는 항변도 있을 수 있다.
특히 특허법이 특허무효심판절차를 통해서만 특허권을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로,
법원이 특허의 무효심결이 확정되지 아니한 경우에도 특허권 침해행위 금지 등 청구소송에서 그 전제로서 특허권의 무효를 주장하고 법원이 이를
받아들여 특허권의 무효판단을 할 수 있는지 여부가 문제된다. 특허법 제133조는 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의
무효심판 절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이
확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다. 그러나 특허발명이 출원 당시 공지공용의
것인 경우에는 신규성이 결여되어 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 특허발명이 신규성이 결여되어 특허권이
무효라는 항변은 그 신규성에 대한 심리를 거쳐 이를 인정할 수 있다. 그리고 법원은 특허권 침해금지 등 청구소송에서 원고의 특허발명이 진보성을
결여하여 그 특허권이 무효라는 피고의 항변에 대하여는 특허무효심결이 확정되기 전까지는 당연히 권리범위를 부정할 수 없어 피고의 위와 같은 주장을
주장 자체에서 이유 없다는 이유로 배척하여야 함이 원칙이지만(대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정, 1998. 12. 22. 선고
97후1016, 1023, 1030 판결), 다만, 특허무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권 침해금지 등 청구소송을 심리하는 법원은
특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판
단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에
기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다(대법원 2004. 10. 28. 선고
2000다69194 판결). 이에 관하여 일본 최고재판소(2000. 4. 11. 선고)도, 특허침해법원에서도 특허의 무효사유(반드시 신규성이나
진보성 결여의 경우에 한정되는 것이 아님)를 판단하고 무효로 될 것이 명백하다고 보이는 경우에는 특허권의 권리행사는 특단의 사정이 없는 한
권리남용으로서 허용되지 않는다고 판시한 바 있다.
한편, 특허발명의 명세서의 기재가 불분명하여 그 기술적 범위를 특정할 수 없거나, 특허발명의
실시가 불가능한 경우에도 그 권리범위를 인정할 수 없다.
(나)
특허권의 소멸
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(다)
특허권의 효력 제한
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(라)
특허발명의 실시권
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